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La nouvelle marque de l'Union européenne est arrivée !

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La nouvelle marque de l'Union européenne est arrivée !
© DR /Wikimedia Commons

Par Tiphaine Bidaut, avocat au barreau de Paris, Cornet Vincent Ségurel Paris

Le Parlement européen a adopté le 15 décembre 2015 en première lecture une réforme globale comprenant un nouveau règlement sur la marque européenne et une nouvelle directive visant à rapprocher les législations des États membres en matière de marque, communément désignée comme le « Paquet Marque ».

La directive (UE) n° 2015/2437 en date du 16 décembre 2015 sera transposée dans chaque état membre dans un délai maximum de 3 ans (voire 7 ans pour certaines dispositions). 

En revanche, le Règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015 est directement applicable et entrera en vigueur dès le 23 mars 2016 dans chaque État membre. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous présentons ici quelques-unes des principales modifications et points de vigilance pour les praticiens et les titulaires de droits.

 

Changements terminologiques

On parlera donc désormais de marque de l’Union européenne, du tribunal des marques de l’Union européenne. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) devient l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(OUEPI). Il est précisé à ce titre que ce
nouveau nom « pourra également s’adapter à un éventuel futur élargissement des compétences de l’office à l’égard d’autres droits de PI (1) ».

 

Diminution des taxes (2)

S’agissant des taxes d’enregistrement, « l’office évolue vers un système, une classe par taxe ». Elles seront désormais de 850 euros pour une classe, 50 euros pour la deuxième classe et 150 euros pour les classes suivantes. Les taxes de renouvellement, passent de 1 350 euros pour trois classes (et 400 euros pour chaque classe suivante) à 850 euros pour une classe, 50 euros pour la deuxième et 150 euros pour chaque classe suivante. La taxe d’opposition passe de 350 à 320 euros et la taxe pour la demande en déchéance ou en nullité sera désormais de 630 euros (contre 700 auparavant).

 

Modification de certains délais

La période de renouvellement d’une marque de l’Union européenne prendra fin 6 mois après la date d’expiration de la marque et non plus au dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

S’agissant des preuves d’usage à fournir, notamment dans le cadre d’une procédure d’opposition, la période pertinente est désormais les cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l’Union européenne opposée.

 

Les Procédures d’examen de demandes d’enregistrement

L’exigence d’une « représentation graphique » lors du dépôt est abandonnée, ce qui permettra aux titulaires de droits d’enregistrer des signes qui ne peuvent pas être représentés visuellement (signes olfactifs, sonores) et permettre l’utilisation d’autres formes de représentation telles que des fichiers sons (3).

Autre modification, les demandeurs à l’enregistrement devront désormais indiquer expressément s’ils souhaitent être destinataires de rapports de recherche et/ou de lettre de surveillance.

S’agissant de la revendication d’ancienneté, et lorsque la marque antérieure dont l’ancienneté est revendiquée est frappée de déchéance, il est désormais clairement prévu que l’ancienneté s’éteint « sous réserve que la déchéance prenne effet avant la date de dépôt ou la date de priorité de ladite marque de l’Union européenne. »

 

Les libellés de produits et services : régularisation des dépôts antérieurs au 22 juin 2012

Le nouveau règlement a codifié la jurisprudence dite « IP translator » et prévoit donc que l’utilisation des indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme et non comme incluant tous les produits visés dans cette classe.

Depuis cette jurisprudence, les praticiens avaient déjà largement adapté la rédaction des libellés des demandes de marques. En France, l’INPI n’ayant jamais admis la pratique consistant à viser un intitulé général de classe pour inclure l’ensemble des produits ou services de ladite classe, les habitudes n’ont pas été bouleversées.

En revanche et pour les demandes de marque communautaire déposées avant le 22 juin 2012 (c’est-à-dire avant la décision « IP Translator »), les titulaires ayant visé dans le libellé de leur marque l’intitulé entier d’une classe de la classification de Nice pourront déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l’intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l’édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

Une telle déclaration pourra être déposée auprès de l’Office à partir du 23 mars 2016 et au plus tard le 24 septembre 2016 et devra préciser les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l’intitulé de classe, que le titulaire avait l’intention de viser à l’origine.

À défaut de déclaration, les marques concernées seront réputées, à compter du 24 septembre 2016, désigner uniquement les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de la classe concernée.

L’office a d’ores et déjà publié une liste (apparemment non exhaustive (4)) des produits et des services qu’il considère comme ne relevant pas clairement du sens littéral des indications de l’intitulé de classe.

 

Les motifs de refus d’enregistrement de marque sont élargis

Désormais pourront être refusés les signes constitués par exclusivement (i) une forme (ii) ou une autre caractéristique qui serait imposée par la nature même du produit, ou encore qui serait nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou enfin qui donne une valeur substantielle au produit. Autrement dit, ces motifs absolus de refus que nous connaissions sont désormais applicables à tout type de marque (sonore, olfactive) et pas seulement aux marques susceptibles de représentation visuelle.

 

Renforcement de la protection de certains titulaires de droit

Transfert d’une marque enregistrée au nom d’un agent : si une marque de l’Union européenne a été enregistrée au nom d’un distributeur ou d’un agent commercial d’une personne qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, ce dernier a le droit de réclamer la cession à son profit de la marque de l’Union européenne, à moins que ce distributeur ou cet agent ne soit en mesure de justifier sa démarche. Le titulaire pourra donc désormais soumettre une demande de cession à l’Office (au lieu d’une demande en nullité) ou à un tribunal des marques de l’Union européenne (au lieu d’une demande reconventionnelle en nullité). Cette procédure simplifiée et plus avantageuse pour le titulaire de droit (qui a souvent intérêt à récupérer la marque déposée) sera sans doute fréquemment mise en œuvre.

Marchandises en transit : le titulaire de marque de l’Union européenne pourra empêcher tout tiers par le biais de saisies douanières d’introduire des produits dans l’Union, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique ou similaire à la marque dont il est titulaire. Pour neutraliser la mesure, le saisi devra démontrer que le titulaire de la marque européenne n’avait pas le droit d’empêcher la commercialisation des produits en question dans le pays de destination finale.

 

(1) oami.europa.eu/ohimportal/fr/eu-trade-mark-regulation

(2) Les montants indiqués portent sur des dépôts électroniques et non des dépôts papier.

(3) Cette disposition n’entrera en vigueur qu’en 2017.

(4) “Examples of terms clearly not covered by the literal meaning of the respective class headings.”




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